遇到专利侵权之诉时,被诉方可用以下抗辩理由!

导读:在遇到专利侵权之诉时,被诉侵权方有哪些应对呢?《专利法》第69条为此做出了具体规定,就让笔者逐条逐款为你进行简明扼要的分析吧。

2017年3月份,因认为摩拜公司在其产品摩拜单车上使用的智能锁侵犯其两件发明专利的专利权,深圳市呤云科技有限公司分别向法院和行政管理部门提起了专利侵权侵权诉讼和行政处理请求,要求摩拜公司停止侵权行为,并进行赔偿。前几日, 有着“共享单车第一股”美誉的“常州永安公共自行车系统股份有限公司”也陷入专利侵权诉讼。

在遇到专利侵权之诉时,被诉侵权方有哪些应对呢?就让笔者逐条逐款为你进行简明扼要的分析吧。

司法程序的抗辩

在专利侵权诉讼中,专利权人及其利害关系人对被控侵权人的侵权指控不一定成立。在很多情况下,被指控的侵权行为并不能认定构成侵权。被控侵权人可以针对侵权指控从多个方面进行抗辩,从而得以免除或减轻侵权责任。

被控侵权人可以援引的抗辩事由一般包括:专利权无效抗辩、公知技术抗辩、诉讼时效抗辩等。

1.专利权无效抗辩

专利侵权诉讼中,被告最为常用的抗辩理由之一是专利权无效。

一项专利的授权仅意味着专利局实质审查部门认为其符合授权条件,但如果该专利遭到无效质疑,专利复审委员会将会根据无效请求的内容对其有效性重新进行审理,以确定专利权是否应被维持(部分)有效。

例如,在审查一项发明专利申请是否具备创造性的时候,如果审查员对足以否定申请创造性时,如果审查员对足以否定申请创造性的文献出现漏检,而被告查询到该文献并据此提出无效宣告请求,专利将被宣告无效。

另外,按照我国专利法的规定,对实用新型和外观设计并不进行实质审查,而只进行形式上的审查,其有效性是待定的。在专利侵权诉讼中,只要能证明原告的专利权无效,就不用承担专利侵权的法律责任。

在运用专利侵权抗辩时,可按照以下几点操作:

首先,确认提起侵权诉讼方使用的专利是哪一项专利,查询该专利权的法律状态,比如在被控实施侵权行为之时该专利是否仍然有效。

其次,明确对方所依据的权利要求是哪一项或哪几项,以这些权利要求的无效作为无效宣告请求的最低目标,最好是争取专利权的全部无效。

再次,委托专业人员对专利文件以及审查过程进行取证和分析,向专利复审委员会提出无效宣告请求。此外,在提出无效宣告请求的同时,可以依法申请中止相关侵权诉讼。

若专利权被生效的行政决定或司法判决宣告无效,则视为权利自始不存在,权利人主张侵权救济的权利依据丧失,从而侵权之争将不复存在。

2.主张未落入保护范围

在专利侵权诉讼中,被告经常主张其所实施的技术并未落入原告专利权的保护范围,即被告的行为不构构成侵权。

这一抗辩理由是否成立,需由人民法院审理确定。主要理由包括:被控侵权物没有使用与原告专利必要技术特征相同的特征,或者是被控侵权物没有使用与原告专利必要技术特征等同的特征。严格地这,种主张是一种否认而不是抗辩。

3.诉讼时效抗辩

为了督促权利人积极行使权利,维护社会关系稳定,法律规定了诉讼时效制度。根据专利法的规定,侵犯专利权的诉讼时效为两年,自专利权人或利害关系人得知或者应当得知侵权行为之日起计算;如果是连续性的侵权行为,则从侵权行为结束之日起算。

其中,“得知”指权利人发现侵权行为的确切事实,包括侵权行为人和侵权行为,两者缺一不可,否则权利人将无法提出侵权诉讼。

如,专利权人发现某企业未经许可正在生产专利产品。“应当得知”是指按照案件的具体情况,权利人作为一般人应当知道侵权行为存在。人民法院处理案件时的推定,要以一定事实为基础。依据该事实,如果一般人都能够知道,则可以推定权利人也应该知道。再例如,侵权产品已经在市场上大规模地销售,或者侵权人利用媒体为侵权产品做了广泛宣传,都可以认定权利人应当得知侵权行为发生。如果自侵权人实施侵权行为终了之日起超过两年,专利权人将失去胜诉权。

需要指出的是,专利权与传统民法上的物权一样,是绝对权。对于停止侵权行为这种具有“物上请求权”性质的请求,不受诉讼时效的限制。而损害赔偿请求这种具有债权性质的请求,则要受诉讼时效的限制。

因此,被告基于连续并正在实施的专利侵权行为已超过诉讼时效进行抗辩的,人民法院可以根据原告的请求判令被控侵权人停止侵权。

实践中,知道或者应当知道的确定,关系到诉讼时效的起算,常常成为当事人争议的焦点问题。

司法实践中,对于当事人“知道”或“应当知道”的判断主要依赖于证据体现的案件事实具体分析。与“得知”这一标准相比,“应当知道”的确定在一定情况.体现了法官的内心确认和自由裁量权。“应当知道”其实是一种法律上的推定,不论权利人实际是否知道自己的权利受到损害,只要客观上存在使其知道的条件和可能,因权利人主观上的过错、本应知道而没有知道的,也视为“应当知道”。

4.合法来源抗辩

根据专利法规定,为生产经营目的,使用或销售不知道是未经专利权人许可而制造并售出的专利产品,或者依照专利方法直接获得的产品的行为,属于侵犯专利权的行为。

但是,使用者和销售者能证明其产品合法来源的,不承担赔偿责任,但应当承担停止侵权行为的法律责任。在运用此抗辩理由时,应注意以下几点:

(1)非故意行为抗辩成立的前提条件是侵权行为确实成立。

(2)应证明相关产品的合法来源,一般需要证明相关产品是在公开市场上合法取得且价格合理,相应证据包括涉及相关产品的购销合同、发票、提货单、送货单等。

(3)要说明主观上“不知道”是未经专利权人许可而制造并售出的专利侵权产品。实践中,“不知道是侵权产品”作为消极事实难以证明;一般由原告举证证明“知道是侵权产品”,例如原告曾经向被告发出过警告函。

5.不视为侵权抗辩

为了防止专利权的行使妨碍正常的生产、生活秩序,平衡专利权人与社会公众的利益,《专利法》第69条规定了四种不视为侵犯专利权的例外行为,作为对专利权行使的限制。

在这四种情形下,行为人未经专利权人许可而实施其专利的行为,由于法律的特别规定而不具有违法性。

这四种例外情形是:专利权用尽、先用权、临时过境、科学研究与实验性使用。

(1)专利权用尽。

根据专利法规定,专利产品或者依照专利方法直接获得的产品,由专利权人或者经其许可的单位、个人售出后,使用、许诺销售、销售、进口该产品的行为,不视为侵犯专利权。

这样规定的原因在于,专利权人在经自己同意合法投入市场的专利产品售出后,其专利权已经实现,权利人不应再就同一产品重复获利。同时,这也有利于专利产品的流通和利用。

被控侵权人在主张专利权用尽时需要注意以下两点:

一是相关产品投入市场是经权利人同意的合法行为,未经权利人同意的无权处分行为导致的相关产品进入市场不产生专利权用尽的后果。被控侵权人在主张专利权用尽时,必须证明相关产品的合法来源。

二是在后行为人的行为仅限于使用、许诺销售、销售、进口相关产品,不包括生产、制造。

(2)先用权。

根据专利法的规定,在专利申请日前已经制造相同产品、使用相同方法或者已经做好制造、使用的必要准备,并且在原有范围内继续制造使用的行为,不视为侵犯专利权。

这样规定的原因在于,我国专利制度采取“先申请原则”而不是“先发明原则”或“先使用原则”,因此,在专利权人提出专利申请之前,可能有人已经研究开发出同样的发明创造,并且已经开始实施或准备实施,这样的人被称为“先用者”。在这种情况下,如果在专利权授予后禁止先用着继续实施发明创造,显然有失公平。因此,专利法规定上述在先使用行为产生先用权,可以对抗专利权。

关于先用权,还需要注意:先用权必须限于原有的范围之内,超出这一范围的制造、使用行为,构成侵犯专利权。

所谓“原有的范围”,一般是指专利申请日前所准备的专用生产设备的生产能力的范围。

先用权的转移是受限制的,它只能随同原企业或实施该专利的原企业的一部分一起转移,而不能单独转移。

在行使先用权抗辩时,需要注意以下几点:

  ◇  时间条件:必须证明申请人提出专利申请以前,被控侵权人已经制造相同的产品、使用相同的方法或者已经做好制造、使用的必要准备;

  ◇  独立性:制造或者使用的技术是先用权人自己独立完成的,而不是抄袭、窃取专利权人的;

  ◇  实施限度:先用权的制造或使用行为,只限于原有的范围和规模之内,即制造目的、使用范围、产品数量都不杯得超出原有的范围;

  ◇  如果在先的制造、使用已构成专利法意义上的公开,则优选宣告专利权无效而不是主张先用权抗辩。

(3)临时过境。

根据专利法的规定,临时通过中国领陆、领水、领空的外国运输工具,依照其所属国同中国签订的协议或者共同参加的国际公约,或者依照互惠原则,为运输工具自身需要而在其装置和设备中使用有关专利的行为,不视为侵犯专利权。

这一例外规定的原因是为了保证国际交通运输的自由和畅通。

(4)科学研究与实验性使用。

根据专利法的规定,以研究、验证、改进专利为目的,在专门针对专利本身进行的科学研究与实验中,制造、使用专利产品或者使用专利方法,以及使用依照专利方法直接获得的产品的,不视为侵犯专利权。

这一例外的原因,是为鼓励科学研究与实验,促进科技进步。

6.诉讼主体资格抗辩

在专利诉讼中,被告方应注意原告的诉讼资格,在特定情况下可以原告不具诉讼主体资格为由提出抗辩。

一般来说,以下几种情况,原告不具有诉讼主体资格:

(1)在普通实施许可合同中,被许可人不能单独就侵犯专利权的行为提起诉讼。

(2)在仅由单位享有专利权的职务发明,发明人仅有署名权和获秩得物质报酬权。如果侵权纠纷针对的是署名权以外的权利,则发明人无权就此提起诉讼。

(3)在专利权发生转让的情形中,原专利权人无权就转让后的专利纠纷提起诉讼。

(4)在合作或委托完成的发明创造中,若专利权属于某一方,则另一方无权就侵犯专利权的行为提起诉讼,即使其是该发明创造的实际发明人。

7.公知技术抗辩

现有技术抗辩又称公知技术抗辩,如被控侵权技术属于涉案专利权申请日之前的现技术,则不构成侵犯专利权。

《专利法》第62条规定:“在专利侵权纠纷中,被控侵人有证据证明其实施的技术或者设计属于现有技术或者现有设计的,不构成侵犯专利权。”

公知技术抗辩是一种法定的抗辩权,现有的规定较为原则,争议颇多,以下仅就司法实践中的较统一作法进行介绍,不作理论探讨。

现有技术辩中,涉及原告专利、被控技术和现有技术三个对象。被告可以直接将被控技术与现有技术进行对比,如果属于现有技术,则抗辩成功。当然,被告也可以先被控技术与原告专利进行对比,主张未落入保护范围,再进行现有技术抗辩。

关于抗辩成立的标准,也就是在什么情况下被控技术“属于”现有技术,最高人民法院作出了相应的解释:被诉落人专利权保护范围的全部技术特征,与一项现有技术方案中的相应技术特征相同或者无实质性差异的,人民法院应当认定被诉侵权人实施的技术属于《专利法》第62条规定的现有技术。

实践中,一般仅能将一份现有技术与被控技术进行对比,不能用多份现有技术组合与被控技术进行对比。